Мой бренд зарегистрировали. Как оспорить чужой товарный знак

Предприниматель может годами оказывать услуги под определенным названием, но найдётся человек, который сообразит зарегистрировать это название как товарный знак и придёт вымогать деньги. И тут приятели и юристы часто начинают советовать предпринимателю заключить с шантажистом мировое соглашение и получить по лицензионному договору право использовать своё название дальше, чтобы не потерять бренд. Но считать, что всё потеряно, если есть регистрация товарного знака — не правильно. Ещё можно побороться и оспорить регистрацию.

Информация из статьи может пригодиться и тогда, когда предприниматель попытался зарегистрировать товарный знак, но оказалось, что он уже занят. Есть способы и оспорить регистрацию, и выгодно сосуществовать.

Когда стоит отступить и поменять название

Придумать новое название актуально, если вы оказались в следующей ситуации: вы придумали бренд, начали выходить на рынок, и уже на старте большие конкуренты прислали вам претензию.

Подумайте какими потерями обернётся смена названия. Сколько вы вложили в раскрутку бренда? Сколько человек вас уже знает?

Какой расклад сил:

В среднем одно такое разбирательство выходит от 150 тысяч. Уверены ли вы, что потенциальная победа стоит этих расходов на старте? Просчитайте все затраты и риски, посоветуйтесь с юристами. Если математика на вашей стороне — судитесь.

Если понимаете, что вам эти разбирательства сейчас ни к чему — проще поменять бренд.Тут есть 2 пути: поменять название полностью или доработать существующее.

Иногда достаточно немного изменить название, чтобы его можно было использовать, не нарушая чужие интеллектуальные права, и зарегистрировать как товарный знак. Этот путь наилучший, потому что вы сохраните свои наработки и ту небольшую часть аудитории, которая вас уже знает.

Клиент обратился к нам за помощью в регистрации товарного знака: fabrique de lamile. Название не уникальное, потому что похожие знаки уже были.

Решение: соединили слова «fabrique de lamile» и задизайнили так, чтобы фраза на логотипе воспринималась как одно слово. Также убрали букву «e» в предлоге «de», заменив её на апостроф. Прочтение осталось таким же, а знак стал уникальным, и его зарегистрировал Роспатент.

Свидетельство: №1059394

Если решитесь менять название полностью, советуем делать это совместно с юристами, чтобы история не повторилась. Они проверят наработки и помогут выбрать новый нейм так, чтобы его зарегистрировал Роспатент.

Когда стоит оспаривать товарный знак конкурента и возможно ли это

Возможно. Оспаривать товарный знак значит, попытаться отменить чужую регистрацию товарного знака в палате по патентным спорам. Этот процесс требует много времени, денег и сил, но зато поможет избежать ребрендинга и выплат за использование товарного знака. И мы уже так делали:

Наш клиент — отель «Сон у моря» в Сочи получил претензию о незаконном использовании товарного знака «Сон у моря» от своего конкурента и требование выплатить 5 000 000 рублей за его использование. Конкурент рассчитывал, что отель не захочет терять свой бренд и согласится на мировое соглашение. Но Клиент понимал, что не готов платить 5 миллионов за название, которое они придумали и использовали 18 лет, которое стало популярным только благодаря их отелю.

Что мы: разработали стратегию борьбы с конкурентом. Решили оспорить регистрацию товарного знака «Сон у моря», а главным аргументом стало его тождество с коммерческим обозначением Клиента, то есть с названием отеля. Дело в том, что это название у отеля в Сочи появилось в 2005 году, задолго до появления Конкурента. И стало популярным не только в Сочи, но и по всей России среди туристов.

В качестве доказательств использовали фотографии вывески, скриншоты с Яндекса и Яндекс Карт, отзывы гостей, выписки из банков, договоры с онлайн-сервисами по бронированию: Ostrovok, Tripadvisor и Твил, и туристическими агентствами, а также экспертизу и договоры о размещении рекламы отеля.

Что Роспатент: Палата по патентным спорам Роспатента приняла наши аргументы и возражения против регистрации товарного знака Конкурента.

Роспатент удовлетворил возражение и признал регистрацию товарного знака «Сон у моря» недействительной.

Полная история с детективными подробностями

Чтобы оспорить товарный знак можно пойти одним из двух способов: через коммерческое обозначение или через фирменное наименование.

Коммерческое обозначение — это то, как называется бренд на вывесках, на сайте и на маркетплейсах. Например, «Сон у моря», «Ярче» и «Магнит».

Фирменное наименование — это название ОООшки. Например, ООО «Люди Права» (мы).

Проверьте, можете ли вы использовать коммерческое обозначение или фирменное наименование как аргумент в Роспатенте.

Какие условия должны быть соблюдены, чтобы использовать коммерческое обозначение в суде как аргумент

Расставляйте галочки:

У бизнеса есть уникальное обозначение, которое индивидуализирует предприятие.Основной элемент такого обозначения — вывеска с названием у входа, например, в магазин, клинику, салон красоты и так далее. Такой же логотип на сайте или маркетплейсе можно использовать как дополнительное доказательство.

Название «Lakshmi» можно легко использовать и на сайте магазина, и на визитках, потому что оно уникальное.

Обозначение обладает отличительными признаками. Если на магазине тканей сделать вывеску «Ткани», то названия у магазина можно считать и нет, покупатель не сможет отличить его от других магазинов.

Слово «декор» общепринятое для обозначения оформления в дизайне. Оно подразумевает под собой использование краски. Такое название не даёт представление о бренде и не обладает отличительными признаками

Название «Мозаинка» на магазине красок даёт представление о бренде и обладает отличительными признаками, что позволяет отличить этот магазин от множества других

Обозначение появилось до регистрации товарного знака. Например, ваша вывеска висит с 2020 года, а товарный знак конкурента зарегистрировали в 2024 году.

Обозначение использовалось непрерывно с момента создания. Например, вывеска висела и в 2020, и в 2021, и в 2022, и в 2023, и в 2024 и всё это время бизнес работал. Если работа фирмы прекращалась на год — право на коммерческое обозначение использовать не получится.

Обозначение стало известным на территории, на которой используется. Например, название «Сон у моря» стало известно в Сочи благодаря отелю на берегу моря.

Есть права на помещение, в котором ведётся деятельность. Например, здание магазина, на котором висит вывеска, принадлежит владельцу бизнеса на праве собственности, или он заключал договор аренды.

Право на коммерческое обозначение можно использовать как аргумент, только если вы сможете доказать все эти признаки. Их можно доказать: договором на изготовление вывески или договором авторского заказа с дизайнером логотипа, договором купли-продажи или аренды на помещение, чеками, выписками с банка, подтверждающими, что услуги оказывались под имеющимся названием, скриншотами с Яндекса, заключением экспертной организации или опросом потребителей.

Дополнительно нужно найти доказательства проколов конкурентов: подтверждения тому, что они начали использовать зарегистрированное обозначение позже вас, возможно, что они позже начали вести деятельность в той же сфере, что и вы и так далее.

Если удастся собрать достаточно доказательств, то исключительное право на коммерческое обозначение станет весомым аргументом для аннулирования товарного знака, который такое обозначение повторяет.

Какие условия должны быть соблюдены, чтобы использовать фирменное наименование в суде как аргумент

Расставляйте галочки:

Фирменное наименование стало известным на территории, на которой используется. Например, ООО «Люди права» (снова мы) стало известным на территории Москвы.

Под наименованием оказываются услуги или продаются товары. Например, наименование пишется на вывесках, бланках договоров, в объявлениях, рекламе или на упаковке товара.

Услуги или товары компании совпадают с ОКВЭД в ЕГРЮЛ. То есть деятельность компании под фирменным наименованием должна совпадать с теми видами деятельности, которые указывались в документы ЕГРЮЛ при регистрации.

Например, в ЕГРЮЛ в качестве вида деятельности указана розничная торговля продуктами, и на деле предприниматель открыл продуктовый магазин — так, правило соблюдено. Но, если он вместо магазина открыл салон красоты — правило нарушено. И использовать фирменное наименование как аргумент не получится, потому что оно не соотносится с видом деятельности в реестре.

Если на протяжении времени, деятельность компании поменяла вектор — вносите изменения в перечень видов деятельности. Пренебрежение этим правилом может однажды сыграть злую шутку.

Фирменное наименование появилось заблаговременно до регистрации товарного знака. Под «заблаговременностью» понимается такой срок, за который компания успела бы стать известной, обычно — хотя бы несколько лет.

Предположим, что компания работает с 2020 года, а товарный знак зарегистрировали в 2021 году. Вряд ли фирменное наименование успеет стать известным в столь короткий срок. Однако, это сработает, если популярный блогер начал продавать свою продукцию и завирусился за год или даже быстрее. Или у компании, которая придумала настолько уникальный продукт, что он стал популярным в очень короткое время, прямо как фирма, продававшая вакцину Спутник V от коронавируса.

Если сможете доказать вышеперечисленное — сможете использовать исключительное право на фирменное наименование как весомый аргумент для аннулирования товарного знака, который его повторяет.

Часто фирменное наименование и коммерческое обозначение совпадают, в таких случаях оспорить чужой товарный знак значительно проще.

Если какой-то из списков совпал — стоит побороться

Дальше вам предстоит разработать стратегию, собрать все доказательства, найти контраргументы против слов конкурентов, изложить всё это в возражении, которое нужно направить в Палату по патентным спорам Роспатента.

Заранее поинтересуйтесь о юридических нюансах: о процедуре подачи возражения, о том, что в нём нужно обязательно написать и в какие сроки можно подать в Роспатент. Советуем обратиться за помощью к юристам, желательно к тем, что уже имеют опыт работы со спорами по интеллектуальным правам, чтобы ничего не упустить.
О процедуре подачи возражения: Приказ Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 30.04.2020 № 644/261

Когда стоит заключить мировое соглашение

В контексте статьи под мировым соглашением мы имеем в виду договорённость с оппонентом прекратить спор о товарном знаке и заключить лицензионный договор. В нём прописать разрешение использовать товарный знак за определённую плату.
Что такое лицензионный договор, и на что обращать внимание

Мировое соглашение — это хороший выход из ситуации, когда:

• бизнес работает не первый год, и люди его узнают
• конкурент зарегистрировал название бренда как товарный знак
• оспорить регистрацию сложно, потому что конкурент добросовестный и тоже долго работал под эти же названием
• шансов выиграть спор меньше, чем у конкурента

Шансов меньше — это когда коммерческое обозначение, то есть название компании, и название на товаре разное. Например, компания называется ООО «Ромашка», а производит обувь и продаёт её под названием «Зебра». А у конкурентов и компания называется ООО «Ромашка», и на обуви написано ООО «Ромашка». В таком случае у продавца обуви «Зебра» не получится использовать своё коммерческое обозначение как аргумент в суде, чтобы оспорить регистрацию названия «Ромашка» как товарного знака.

Если все или большинство пунктов сошлись, стоит взвесить все за и против. Подумайте, есть ли перспективы на победу в суде. Возможно, договориться будет дешевле, чем угодить в долгие процессы судебных разбирательств. Если вторая сторона готова заключить адекватное по деньгам и условиям соглашение, пожалуй, можно и согласиться.

Чтобы понять насколько выгодное соглашение вам предлагают, обратите внимание на:

• размер выплат и их обоснование,
• срок действия соглашения
• возможно ли продлить соглашение
• запреты
• размер возмещения за неисполнение
• условия расторжения соглашения

Здесь мы не можем привести конкретные цифры, потому что каждый случай индивидуален и зависит от контекста, рынка и амбиций каждой из сторон. Чтобы ничего не упустить, советуем разбираться в мировом соглашении вместе с юристом.
Проведём переговоры и добьёмся адекватных условий соглашения. Подробнее

3 шага, которые нужно сделать предпринимателям, получившим претензию о незаконном использовании товарного знака

Шаг 1. Проверьте отправителя претензии.

Узнайте, с кем вам предстоит разобраться. С конкурентом, который добросовестно занимается бизнесом, как и вы, но по каким-то причинам зарегистрировал ваше обозначение как товарный знак. Или с патентным троллем, который увидел, что ваши дела идут в гору и зарегистрировал ваш бренд как товарный знак с расчётом заключить соглашение и стрясти денег.

Разница между ними в том, что с конкурентами договариваться можно, если условия хорошие, а вот с троллями — нет. Они нарушают закон о защите конкуренции и должны нести за это ответственность.

Если вы столкнулись с конкурентом — воспользуйтесь описанным в статье. Если же с патентным троллем, нужно идти в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и доказывать злоупотребление. А с решением ФАС уже направиться в Палату по патентным спорам, чтобы оспорить регистрацию товарного знака.

Бывает, что отправитель претензии и вовсе оказывается мошенником. Преступником, который рассчитывает на доверчивость предпринимателя и присылает требования, подкрепленные, например, отфотошопленным свидетельством о регистрации товарного знака. Поэтому никому не стоит верить на слово — проверяйте свидетельства на товарные знаки, личные данные отправителя и его связь с этим товарным знаком. Отправитель претензии должен быть либо правообладателем, либо представителем владельца товарного знака.

Шаг 2. Не торопитесь с решением и посоветуйтесь с юристом.

Каждый третий наш клиент приходит уже после того как согласился на невыгодные условия. Поэтому заклинаем: не спешите подписывать мировое соглашение, даже если в день вы теряете по 800 тысяч рублей выручки из-за блокировки карточек на ВБ.

Конкуренты часто прописывают неоправданно большие суммы взамен на разрешение использовать товарный знак. А также ставят сомнительные условия и оставляют за собой право снова запретить использовать товарный знак, когда им вздумается.

Соглашение, которое вы собираетесь подписать, советуем показать юристам: они проверят все требования, найдут лазейки, которые могут быть использованы против вас и просчитают экономическую выгоду от такого соглашения. И уже с отчётом юристов вы сможете хорошо обдумать, согласны ли пойти на мировую.

Шаг 3. Не пытайтесь подчистить следы использования товарного знака в надежде избежать спора.

Допустим, предприниматель год использовал чужой товарный знак: клеил на товар, размещал на сайте в качестве логотипа, печатал на открытках для постоянных клиентов. А когда получил претензию от правообладателя товарного знака, решил подчистить следы: удалил с сайта, сменил вывеску, перестал печатать наклейки и открытки, в надежде, что так брать с него будет нечего.

В большинстве случаев факт нарушения фиксируют скриншотами ещё до того как писать претензию. Поэтому избежать ответственности за использование товарного знака до получения претензии вряд ли получится.

Намерение конкурента взыскать компенсацию в несколько миллионов рублей может быть вполне обоснованным и стать реальным, если вовремя не предпринять меры.

Итак, главное. Что делать, если ваш бренд зарегистрировали как товарный знак

• Иногда выгоднее поменять название. Например, в случаях, когда вы только начали выходить на рынок и получили претензию от крупного конкурента. И у вас не так много ресурсов для борьбы за обозначение.
• Товарный знак, который повторяет ваше название, можно оспорить. Проверьте, соответствует ли ваше коммерческое обозначение или фирменное название специальным условиям. Если ответ да и вы можете это доказать — стоит побороться за бренд.
• Можно подписать мировое соглашение. В тех случаях, когда конкурент предлагает условия, выгодные для обеих сторон. Здесь главное не торопиться и внимательно изучить детали: размер выплат, срок и территорию действия, возможность продления и условия расторжения.
• При получении претензии помните о мерах предосторожности: обязательно проверяйте отправителя претензии и его права на товарный знак, не торопитесь заключать мировое соглашение и советуйтесь с юристами.

Автор: Ксения Кун

Корректор: Никита Захаров