Он потребовал 5 000 000 за свой товарный знак, а мы его отобрали. Вот как это было

Представьте. Вы — владелец отеля на берегу моря, круглый год у вас наплыв туристов, номера бронируются на месяцы вперёд, клиенты оставляют восторженные отзывы, а на вывеске красуется романтичное название «Сон у моря». И тут приходит претензия от конкурента: «Платите 5 000 000 компенсации за использование нашего товарного знака».

В такой ситуации рискует оказаться каждый предприниматель, который не зарегистрировал свой бренд. В статье рассказываем, как нам удалось отменить регистрацию товарного знака конкурента и даём советы, как бизнесу не допустить ошибок в похожей ситуации.

Разбираемся в ситуации и изучаем конкурента

Наш клиент. ООО «Тайфун» открыло отель «Сон у моря» в Сочи в 2005 году. И с тех пор продолжало своё дело, не меняя ни названия, ни вида услуг.

Он работал добросовестно, но без регистрации товарного знака, и не подозревал, какие проблемы это принесёт в будущем. В 2019 году на горизонте появился Конкурент — предприниматель из Крыма, который зарегистрировал товарный знак «Сон у моря». А затем отправил Клиенту претензию и потребовал 5 000 000 рублей за использование своего товарного знака.

Что имеем. Два отеля с названием «Сон у моря»: оригинальный в Сочи и новоиспечённый Крыму, но с товарным знаком. Крым хочет от Сочи 5 000 000 рублей.

Мы решили выяснить, действительно ли он занимается гостиничным бизнесом и использует название «Сон у моря» так давно, как утверждал. 

Коммерческое обозначение — это то, как называется бренд на вывесках, сайте и маркетплейсах. Например, «Сон у моря», «Ярче» и «Магнит».

Фирменное наименование — это название ОООшки. Например, ООО «Люди Права» (мы).

Расследование приобрело неожиданный поворот. Оказалось, что Конкурент в 2015 году зарегистрировал юридическое лицо с фирменным наименованием ООО «Компания «Энергобудлизинг» и, судя по указанным в реестре ОКВЭД, собирался не гостиничные услуги оказывать, а сносить здания, выполнять земляные и электромонтажные работы. 

И только в 2018 году Конкурент сменил наименование организации с ООО «Компания «Энергобудлизинг» на ООО «Сон у моря». А новый вид деятельности — гостиничное дело — внёс в реестр в 2021 году.

Если вы, вдруг, запутались в перипетиях сюжета, вот как это выглядит хронологически

Эта информация подтвердила, что у нас есть все шансы справиться с Конкурентом и аннулировать его товарный знак.

Разрабатываем план

Главный козырь — исключительное право Клиента на коммерческое обозначение.

Почему коммерческое обозначение — аргумент против регистрации товарного знака?

Дело в том, что по закону коммерческое обозначение — это средство индивидуализации юридического лица, оно помогает потребителю отличить одну организацию от другой. 

У большинства предпринимателей есть исключительно право на коммерческое обозначение. Такое право появляется с первого дня использования и действует неограниченный срок, если обозначение соответствует особым критериям:

у бизнеса есть уникальное обозначение → вывеска с названием у входа в магазин;

• обозначение обладает отличительными признаками → например, название «GEOX». А вот вывеска «Обувь» у обувного магазина не будет коммерческим обозначением, потому что используется для названия категории товаров и не уникальна;
• обозначение используется в помещении, на которое у юрлица есть права → например, право собственности на здание или договор аренды;
• обозначение использовалось непрерывно с момента создания → например, магазин открылся и повесил вывеску у входа в 2020 году, и она висела и в 2020, и в 2021, и в 2022, и в 2023, и в 2024 годах, а всё это время бизнес работал;
• это обозначение стало известным на территории, на которой используется → например, воображаемый салон красоты «Морской бриз», находящийся в Анапе, стал известен в этом городе, и если откроется второй такой же, люди могут их спутать.

По законам России, товарный знак не может повторять чужое коммерческое обозначение, потому что это нарушает исключительное право на средство индивидуализации. Читайте подробнее: Как оспорить товарный знак с помощью коммерческого обозначения

Что нам предстояло доказать, чтобы убедить Роспатент, что у Клиента есть право на коммерческое обозначение:

1. доказать, что обозначение «Сон у моря» возникло до регистрации товарного знака, то есть до 2019 года;
2. доказать, что под названием «Сон у моря» предоставлялись гостиничные услуги; 
3. доказать, что у Клиента есть права на здание отеля, на котором висит вывеска с обозначением;
4. доказать, что название «Сон у моря» использовалось непрерывно с момента создания;
5. доказать, что название «Сон у моря» стало известным в городе Сочи.

Собираем доказательства

Название «Сон у моря» существовало и использовалось Клиентом в гостиничном бизнесе минимум с 2007 года. Чтобы подтвердить этот факт, мы:

• нашли фотографии вывески с датой их создания;
• собрали сведения сервисов Яндекса и Яндекс Карт;
• нашли отзывы в интернете, которые оставляли гости отеля из года в год;
• запросили выписки из ЕГРЮЛ;
• нашли Письмо Администрации МО г. Сочи.

Под названием «Сон у моря» предоставлялись гостиничные услуги. Этот факт подтвердили базы клиентов, которые вела администрация отеля, электронные переписки с гостями, выписки по счетам за коммунальные услуги за 18 лет работы отеля.

Название использовалось непрерывно. Здесь тоже помогли фотографии, которые делали туристы ежегодно и оставляли их в отзывах в интернете, а ещё договоры с онлайн-сервисами и туристическими агентствами, которые оказывают услуги бронирования. Такие, как Ostrovok, Tripadvisor и Твил.

Название «Сон у моря» стало известным на территории Сочи и всей России благодаря отелю Клиента. Этот факт доказывали с помощью экспертного заключения. Эксперт изучал географию клиентов и запросов по этому отелю, отзывы на «Трипадвизоре», посты в «запрещёнограме» и другие сведения. А также договоры на рекламу на радио, ТВ и в интернете.

Пляж у отеля Клиента раньше назывался «Мамайка», но туристы и местные жители привыкли звать его по имени отеля: «Сон у моря». Это так прижилось, что Администрация Сочи его переименовала.

Ну и куда попёр этот умник со своим иском против такого? :) Против народа, можно сказать, пошёл.

Идём с возражением в Роспатент и получаем ответ

После того, как собрали большинство доказательств, мы направили возражение в Палату по патентным спорам. Именно это подразделение Роспатента отвечает за рассмотрение споров о регистрации товарных знаков, их аннулировании и так далее.

Конкурент изо всех сил пытался опровергнуть наши доказательства и настаивал на своей правоте, но наши аргументы показались Роспатенту более убедительными. 

Роспатент удовлетворил возражение и признал регистрацию товарного знака «Сон у моря» недействительной.

Это означало, что Клиент сможет использовать своё название и дальше без каких-либо препятствий и что ему не придётся платить никакие компенсации.

Что было дальше. Конкурент пошёл обжаловать решение Роспатента в Суд по интеллектуальным правам. Но суд согласился с Роспатентом и оставил всё как было.

Даём 3 совета на основе кейса, которые помогут вам сохранить бренд

Обновляйте коды ОКВЭД в реестре юрлиц, если сменили вид деятельности. Так вы сможете использовать своё право на фирменное наименование в полной мере, если возникнет необходимость.

Не спешите менять бренд или подписывать соглашения, если кто-то зарегистрировал ваше коммерческое обозначение как товарный знак. Ещё есть шанс аннулировать товарный знак конкурента, и этим кейсом мы доказали, что это возможно.

Проверьте, есть ли компании с таким же названием как у вас, если собираетесь зарегистрировать его как товарный знак. Наш пример показал, что даже если Роспатент зарегистрирует товарный знак, конкуренты могут эту регистрацию аннулировать. При условии, что их право на коммерческое обозначение возникло раньше, чем у вас. Даже простой поиск по названию компании в Яндекс Картах может в этом помочь. 

Автор: Ксения Кун

Корректор: Никита Захаров