Что такое лицензионный договор, и на что обратить внимание

Иногда возникает необходимость использовать чужую интеллектуальную собственность. Когда хочется использовать чей-то товарный знак, программу или дизайн. Но, чтобы сделать это законно, правообладатель должен дать на это разрешение. А поскольку передача таких прав неразрывно связана с лицензионным договором, нужно разобраться в этой теме.

Например, вы покупаете франшизу. Чтобы использовать её в полную силу, вам понадобится товарный знак, а права на товарный знак передаются в лицензионном договоре. Если внимательно не изучить условия, есть риск купить права на товарный знак, который не принадлежит продавцу, или вместо товарного знака получить незарегистрированный логотип и потерять деньги.

В статье расскажем, что такое лицензионный договор, что должно быть в нём прописано, где можно столкнуться с таким договором и на что обращать особое внимание, чтобы не потерять свои права или деньги.

Что такое лицензионный договор и зачем он нужен

Лицензионный договор — это соглашение, в котором один человек или компания даёт разрешение использовать свою интеллектуальную собственность другому. В таком договоре прописывается за какую плату и на каких условиях даётся разрешение. В качестве интеллектуальной собственности, например, может быть товарный знак.

Интеллектуальная собственность — это творение, которое создал человек при помощи своего разума.

В лицензионном договоре участвуют две стороны. Лицензиар — правообладатель, тот, кто передал права на использование объекта. И лицензиат — тот, кто получает право на использование объекта.

Лицензионный договор нужен, например, когда:

• Айтишник создал программу или сайт, который вы хотите использовать. А может вы и есть тот самый айтишник и хотите поделиться своим творением за денежку.
• Вы написали классную книгу и собираетесь отдать её в издательство или сами хотите напечатать чей-то труд.
• Вы планируете купить успешную франшизу или хотите продать франшизу своего бизнеса. И в других ситуациях, когда один что-то создал, а другой хочет это законно использовать.

Ещё пример с товарным знаком. Владелец сочинского отеля «Сон у моря» передаёт своему другу-бизнесмену право на использование товарного знака «Сон у моря», чтобы тот открыл отель в Анапе с таким же названием. Чтобы оформить передачу права и заключается лицензионный договор.

Обязательные условия для лицензионного договора, без которых договор будет недействителен

Для всех видов договоров в законе прописаны существенные, то есть обязательные условия, которые стороны должны прописать. Если их не будет, суд может признать договор незаключенным. По факту это значит, что никакого договора и не существовало: один не может использовать чужую интеллектуальную собственность, а второй должен вернуть деньги, которые получил.

Перечислим обязательные условия для лицензионного договора.

Условие: есть предмет договора. 

В лицензионном договоре обязательно прописывается, на какой предмет передаются права. Таким предметом может быть:

• товарный знак
• программа для ЭВМ
• изобретение
• промышленный образец
• произведение литературы, науки и искусства
• иные средства индивидуализации, например, коммерческое обозначение, доменное имя и прочие.

Предмет в договоре нужно описать так, чтобы было понятно о чём конкретно идёт речь, и не спутать с другим объектом. Допустим, предмет договора — товарный знак, тогда нужно его описать, например, товарный знак «Ромашка», затем указать номер свидетельства о его регистрации и дату регистрации в Роспатенте. Если предмет договора — книга, тогда указываем жанр или тематику, автора, название, объём в страницах и так далее.

Условие: указан способ использования. 

Нужно прописать как именно можно будет использовать предмет договора. Например, если речь идёт о программе для ЭВМ, можно прописать, что установить и запустить её можно только на одном компьютере, а также можно запретить распространение и копирование программы.

Условие: тип вознаграждения. 

В договоре указывается размер роялти, которое будет выплачиваться за использование объекта, частота и сроки выплат.

Вознаграждение может быть:

• фиксированным, например, 20 тысяч рублей
• в виде процентов, например, 20% от прибыли

Лицензионный договор — хороший инструмент для дополнительного заработка. Например, есть такой популярный детский мультик — «Синий трактор», и сейчас его автор продает лицензии на использование изображений персонажей мультика для изготовления сувениров и игрушек. А после старта продаж сможет получать процент от прибыли.

Но это работает не только для авторского права: можно заработать и на продаже бизнеса по франшизе, и при передаче права на использование программы для ЭВМ или изобретения, и ещё множество способов.

Условие: лицензионный договор зарегистрирован в Роспатенте. 

Договор обязательно должен быть зарегистрирован, если заключен по поводу объекта, который подлежит регистрации в Роспатенте: товарного знака, программы для ЭВМ, промышленного образца, изобретения и других.

Когда Роспатент зарегистрирует договор, мы можем открыть свидетельство о регистрации товарного знака или другого объекта и увидеть специальную отметку: 

Таким образом Роспатент уведомляет о том, что права на знак возникли у кого-то ещё и подтверждает право у того, кому оно было передано.

Допустим, вы собираетесь купить готовый бизнес и хотите быть единственным, кроме правообладателя, кто сможет использовать товарный знак. Можно зайти в реестр и посмотреть, не успели ли передать права кому-то другому.

Или вы интересуетесь популярной франшизой «Додо Пицца» и хотите узнать много ли пиццерий открыто по франшизе: благодаря информации, размещенной в реестре вы сможете это сделать.

Есть такой момент: в законе нет срока, в который лицензионный договор обязаны зарегистрировать. И многие правообладатели забывают о регистрации или намеренно её избегают. Например, когда не хотят тратить деньги на регистрацию: платить пошлину или оплачивать работу юристов, которые занялись бы оформлением договора. Иногда правообладатели оттягивают момент регистрации, когда уже получили деньги по лицензионному договору, но желают ещё использовать свой товарный знак без ограничений какое-то время.

Представим ситуацию. Между сторонами договора появляется спор, который они не смогут решить сами. Например, бизнесмен отказывается платить правообладателю компенсацию, потому что месяц назад перестал использовать его товарный знак. Правообладатель подаёт иск в суд и начинается разбирательство. А на заседании выясняется, что договор не зарегистрирован.

Дальше ситуация может пойти так:

• суд признает договор заключённым и удовлетворит требования истца, если они справедливы
• суд признает договор незаключенным и откажет в удовлетворении требований

А как именно будут развиваться события предсказать сложно. Советуем регистрировать лицензионный договор, иначе есть риск не получить правовую защиту, на которую рассчитываете.

Важные, но не обязательные условия лицензионного договора

Если пропустить эти пункты, договор всё равно будет считаться заключённым. Поэтому их отсутствие ничем не угрожает, но если решите их прописать, сможете конкретизировать условия договора под ваши цели.

На какой территории можно использовать объект. 

В лицензионном договоре можно прописать конкретный субъект или город, на территории которого использовать объект можно. Например, можно открыть бизнес, используя в логотипе товарный знак только на территории Московской области или только в городе Казань.

Если не прописать территориальное ограничение, то по закону объект можно будет использовать на всей территории России.

В какой сфере можно использовать объект. 

В лицензионном договоре можно ограничить сферы деятельности, в которых можно использовать объект.

На примере товарного знака. Есть товарные знаки, которые действуют в нескольких классах МКТУ, для них объем прав можно ограничить конкретными товарами и услугами.

Так, товарный знак «Додо Пицца» зарегистрирован для 5 классов МКТУ. То есть его можно использовать для программы онлайн-заказа еды, изготовления пиццы, издания книг, открытия кафе и так далее. «Додо Пицца» может передать по лицензионному договору право на использование товарного знака только для открытия кафе и изготовления пиццы, а в сфере издания книг — запретить.

Такие условия прописываются отдельно. Если в тексте договора это уточнение не сделать, использовать товарный знак можно будет во всех классах МКТУ, в которых он зарегистрирован.

На какой срок можно передать лицензию?

Рассмотрим на примере товарного знака. Допустим «Додо Пицца» хочет передать право на использование своего товарного знака. Сделать это сроком более, чем на 10 лет «Додо Пицца» не сможет. Потому что именно столько длится исключительное право на товарный знак после его регистрации в Роспатенте. Намерение «Додо Пиццы» продлить действие товарного знака здесь не имеет значение. При этом, если до конца действия товарного знака остаётся 3 года, нельзя заключить лицензионный договор и передать права на его использование на 4 года. Таким образом, лицензионный договор может быть заключен на срок, не превышающий срок действия исключительного права.

В том случае, когда пункт о сроке не будет прописан, договор по закону действует 5 лет.

Каким может быть лицензионный договор?

Лицензия по договору может быть простой и исключительной.

Простая лицензия ничем не ограничивает правообладателя: он может заключать лицензионные договоры и с другими лицами. Например, владелец сети продуктовых «Магнит» заключает лицензионный договор с предпринимателем, чтобы тот смог открыть «Магнит» в другом городе. Но это не значит, что такой договор теперь единственный. Владелец сети «Магнит» может заключать ещё тысячи лицензионных договоров с бизнесменами, которые будут открывать магазины «Магнит» во всех уголках страны.

Исключительная лицензия означает, что право на использование объекта может получить только кто-то один. Например, правообладатель товарного знака “XFIT” заключает лицензионный договор с исключительной лицензией с бизнесменом из Санкт-Петербурга. Это значит, что теперь правообладателю “XFIT” запрещено заключать лицензионные договоры с бизнесменами из Санкт-Петербурга, а может и по всей России — зависит от условий лицензии.

Исключение: те случаи, когда передаётся разный объем прав. Например, тому бизнесмену из Санкт-Петербурга правообладатель передал исключительную лицензию на право использовать товарный знак “XFIT” только для открытия фитнес-клуба. Тогда правообладатель может заключить ещё один договор с исключительной лицензией, но уже, например, в сфере производства спортивного оборудования.

Как купить франшизу и не прогореть

Одна из сфер использования лицензионного договора — франшиза.

Франшиза — это про набор прав и технологий производства бизнеса, который можно купить и открыть своё дело под уже известным брендом. 

Примеры известных франшиз: магазин «Магнит», медицинская лаборатория «Гемотест», компьютерный клуб "Colizeum", пиццерия «Додо Пицца». В 2023 году было зарегистрировано 3 тысячи франшиз, среди них есть и акулы бизнеса, и стартапы.

На рынке есть разные франшизы: где всё чётко и грамотно оформлено, а есть сомнительные — где предприниматель сделал модель бизнеса и сразу побежал её масштабировать, не проверив её жизнеспособность.

Реклама франшизы всегда звучит заманчиво. Предпринимателю обещают, что открыть бизнес по франшизе будет просто, система уже налажена, технологии работают, и окупится он чуть ли не за три месяца. Однако не стоит торопиться. Помните, что вы приобретаете не просто набор регламентов о том, как построить успешный бизнес. Без прав на товарный знак, например, вы не сможете использовать популярный бренд, ради которого обычно франшизы и приобретаются. Ведь толку от бизнеса будет не много, если предприниматель купил франшизу пиццерии, а потом выяснится, что права на использование товарного знака «Додо Пицца» в договоре не оказалось.

С «Додо Пиццей» такое, конечно, не случится. Но если вы решили купить франшизу на малоизвестный или и вовсе новый бизнес, советуем изучить договор от и до. Одна упущенная деталь может вылиться в огромные проблемы. 

Например, если товарный знак окажется незарегистрированным или зарегистрированным на другое лицо, если риск получить претензии о незаконном использовании товарного знака, судебные иски и запрет на ведение деятельности под этим товарным знаком. Это может повлечь за собой миллионные убытки, если предприниматель уже успел вложился в дизайн своего кафе, изготовил вывеску, набрал сотрудников или запустил рекламную кампанию.

Случай из практики

К нам обратилась клиентка с просьбой проверить договор о покупке франшизы, который она уже успела подписать. Дело в том, что она очень хотела стать эксклюзивным продавцом настольной игры на территории города Самара.

Мы проверили документы и оказалось, что по этому договору ей никаких эксклюзивных прав на продажу игры в Самаре не передается. А товарный знак, который изображен на атрибутах этой игры, как мужчина в цилиндре рядом с названием, даже не был зарегистрирован.

Так и выяснилось, что клиентка купила «кота в мешке» за 1000000. Она подписала по сути «пустой» договор. Продавец франшизы никаких прав не смог бы ей передать, потому что у него самого их не было.

Когда кто-то из покупателей франшизы додумается зарегистрировать товарный знак, наша клиентка и другие бизнесмены потеряют право использовать логотип и название игры. И придётся либо придумывать что-то новое самому, тратя время и деньги, либо отказываться от бизнеса.

Бывают и обратные случаи. Когда у предпринимателя есть успешный бизнес, он собирается продать его по франшизе и подготавливает документы, но упускает важные детали. Например, не регистрирует товарный знак, но в договоре прописывает, что передаёт права на него. В итоге покупатель франшизы полгода платит роялти, а потом видит, что бренд не зарегистрирован, регистрирует его на себя и прекращает платить роялти за франшизу. А предприниматель остаётся и без денег, и без возможности зарегистрировать товарный знак.

Как связаны франшиза, лицензионный договор и договор концессии?

В российском законодательстве нет понятия франшиза. Для передачи прав и технологий производства, которые мы для удобства называем «франшизой», в законе есть договор концессии. Это как договор купли-продажи, только продаётся не дом или машина, а почти готовый бизнес.

По договору концессии обязательно должны передаваться исключительные права, например, на товарный знак. Тут в дело и вступает лицензионный договор — он как раз нужен для официальной передачи прав на интеллектуальную собственность.

Иногда отдельно лицензионный договор не заключают. А включают по сути выжимку из лицензионного договора, в которой речь идёт об объекте, вознаграждении за его использование, способах использования, территории и тд, в договор концессии.

Чтобы вы не запутались, мы нарисовали наглядную схемку, как могут быть устроены такие договоры.

Так схематично выглядит договор концессии, в который включили условия перехода права на интеллектуальную собственность

Но в большинстве случаев в пакете документов при покупке франшизы есть и договор концессии и лицензионный договор. То есть заключается лицензионный договор, по которому передаются все необходимые права, а в договоре концессии прописывается, что права были переданы по такому-то договору.

Зачем так делать: помните, что лицензионный договор нужно регистрировать в Роспатенте? Это значит, что сведения о нем станут публичными.

Как передать авторские права по лицензионному договору и не потерять их? Авторские права тоже передаются через лицензионный договор. Например, когда автор книги передаёт права издательству на печать своего произведения, фотограф передаёт сайту права на публикацию его фотографий, или художник передаёт право на выставку своих работ в арт-галереи.

Творческие люди часто мало задумываются о юридических нюансах использования своих работ. А лицензионный договор позволяет детально прописать все возможности использования произведения и запреты.

Сфера книг и издательств

В лицензионном договоре можно прописать в каком количестве будет издаваться книга, сможет ли издательство выпускать дополнительные тиражи, на какой территории книгу можно будет издать, может ли автор заключить договор с другим издательством или нет, получит ли автор единоразовое вознаграждение или издательство будет начислять ему роялти — процент с каждой проданной книги. 

Нюансов много, и без изучения договора велика вероятность заключить невыгодную сделку.

Наш клиент — ученый-химик за время своей работы и написания кандидатской диссертации, написал 20 + научных работ и опубликовал их в разных научных журналах.

Зачастую публикация стоит денег, но иногда авторам удаётся публиковаться бесплатно. В таких случаях мало кто вчитывается в договор с издательством, главное — не упустить возможность.

Что клиент: публиковал свои статьи в разных журналах, а спустя время решил объединить их и написать книгу. И, как оказалось, с большинством издательств он заключал лицензионные договоры с исключительной лицензией, что лишало его возможности использовать эти статьи где-либо ещё.

Что мы: составили список всех издательств и выяснили какие договоры на каких условиях были заключены. Составили реестр исключительных прав. А дальше мирным путем смогли добиться соглашения с каждой из этих компаний, по которым они вернули автору права на издание этих статей.

Сфера сувенирной продукции

Ещё один распространённый сценарий использования лицензионного договора в сфере авторских прав — передача права на использование изображения персонажей и другой атрибутики произведения для создание мерча.

Мерчандайз (мерч) — это сувенирная продукция с символикой бренда. Мерчем может одежда, кружки, канцелярия, кепки, носки и всё что угодно, на что хватит фантазии.

Популярной одно время была продукция с использованием персонажей мультфильма «Маша и Медведь». Помимо официальных изготовителей мерча, с которыми был заключен лицензионный договор, этих персонажей использовали все, кому не лень, без разрешения автора. Но использование частей произведения для создания сувениров может принести автору дополнительную прибыль, поэтому не стоит отказываться от возможностей из-за подобных махинаций, с ними можно и нужно бороться.

В сфере интернет-курсов

Лицензионный договор можно смело использовать, если вы создали классный кулинарный курс, курс обучения английскому языку по авторской методике, курс кройки и шитья, и хотите его продавать или размещать на популярных сайтах. Вы, как автор курса, можете дать право его публиковать, продавать, открывать к нему доступ или использовать иным образом, и получать роялти за использование вашего авторского контента.

5 шагов, чтобы понять можно ли подписывать лицензионный договор

Шаг 1. Изучите, какие права передаются по лицензионному договору. Если предполагается исключительная лицензия, взвесьте все за и против. Не захотите ли вы в будущем передать права на произведение ещё кому-то. Если не уверены, настаивайте на простой лицензии или ограничьте в договоре срок, в течение которого не сможете передавать права кому-то другому. 

Советуем также убедиться, что вас устраивает ограничения по территории, на которой может использоваться объект, и сферы бизнеса, на которые распространяется разрешение. 

Шаг 2. Убедитесь, что в договоре указан срок использования объекта, и он вас устраивает. Помните, что срок передачи прав на интеллектуальную собственность, которая регистрируется в Роспатенте, не может быть больше, чем срок действия регистрации. 

Шаг 3. Рассчитайте приемлемый размер оплаты, за использование объекта. Плата может быть фиксированной и передаваться один раз, а может быть в форме роялти и выплачиваться, например, раз в месяц. Убедитесь, что сумма соразмерна характеристике объекта, чтобы у налоговой не возникло подозрений о махинациях. 

Шаг 4. Внимательно прочитайте условия расторжения договора. Если вы тот, кому передаются права на использование объекта, настаиваете на возможности одностороннего расторжения договора. Это условие убережёт вас от обязанности платить компенсацию, если вдруг бизнес перестанет приносить прибыль. В обратном случае, правообладатель сможет принудить вас к оплате через суд, даже, если денег на выплаты не будет. 

Шаг 5. Договоритесь об условиях продления лицензионного договора, если обе стороны будут довольны сотрудничеством. 

Это условие позволит беспрепятственно продлить договор и продолжить использовать интеллектуальную собственность в своём бизнесе.

Автор: Ксения Кун

Корректор: Никита Захаров