Незаконное использование товарного знака: что делать правообладателю и нарушителю

Одни клеят логотип «Nike» на свои кроссовки, а потом продают их на маркетплейсах. И не задумываются, что на них могут подать в суд, изъять товар и взыскать компенсацию до 5 млн рублей. Другие же годами вкладываются в свои бренды, а деньги утекают к нарушителям.

В этой статье рассказываем, кто и как незаконно использует товарные знаки, как наказать нарушителей, что делать, если нарушил чужие права и как заранее подстраховаться, чтобы судиться было проще.

Что считается незаконным использованием товарного знака

Всё, что делается без разрешения правообладателя :)

У каждого товарного знака есть владелец. Поэтому любое размещение такого знака на сайте, карточке товара или на самом продукте без разрешения — это нарушение. Иногда так происходит случайно: предприниматель придумал название сам, но оно полностью или частично повторяет чужой товарный знак.

Как спустя 10 лет компания узнала, что их бренд не уникален

К нам пришла компания, которая отшивает одежду для медиков. Они захотели зарегистрировать своё название как товарный знак спустя 10 лет работы бизнеса.

Мы проверили их обозначение и оказалось, что в этой сфере уже есть фирма, с очень схожим названием. И это название зарегистрировано как товарный знак.

Так обнаружилось, что нашему клиенту будет сложно зарегистрировать своё обозначение. А ещё он рискует в любой момент получить претензию о том, что незаконно использует чужой товарный знак и погрязнуть в судебных разбирательствах. Но несмотря на это он решил и дальше использовать своё название.

Такие случаи не редкость. Люди думают, что если какое-то слово или образ возникли у них в голове, то они уникальны, ведь человек ни у кого не подсматривал и не крал. Но одинаковые идеи могут возникнуть у нескольких людей одновременно. Поэтому советуем проверять свои названия на уникальность: мониторить рынок, обращаться к юристам, просматривать базы товарных знаков.

А ещё люди нарушают чужие права намеренно ради собственной выгоды. Представьте: есть акула бизнеса — суперпопулярный и раскрученный бренд, который уже много лет на плаву. А есть предприниматели, которые решают воспользоваться чужой популярностью. Они берут известное обозначение: логотип или название, клеят на товары, размещают на своих сайтах и добавляют на карточки в маркетплейсах, надеясь побыстрому раскрутиться и заработать.

Нарушители считают, что риски минимальны, ведь большим брендам некогда следить за подражателями и судиться с ними. Но это не так. Если раньше компании регистрировали названия, чтобы их не занял кто-то другой, то сейчас многие используют взыскание компенсаций с нарушителей как дополнительный вид заработка. К тому же существуют электронные системы отслеживания, с помощью которых правообладатели в кратчайшие сроки узнают, где использовали их товарный знак. Поэтому оставаться незамеченным практически невозможно: рано или поздно нарушение обнаружат и потребуют компенсацию.

Сколько денег можно получить с человека, незаконно использующего ваш товарный знак

Если кто-то незаконно использовал ваш товарный знак, вы можете пойти в суд и потребовать от нарушителя возместить убытки или выплатить компенсацию. Но выбрать можно только одну из этих санкций. Чтобы определиться со стратегией, посоветуйтесь с юристом или просчитайте сами, какая сумма окажется более выгодной.

Компенсация может быть от 10 000 до 5 000 000. Конкретную сумму определяет суд в зависимости от обстоятельств дела. Точных расчётов и критериев нет. Но на основе судебной практики, выделяют несколько факторов, которые влияют на размер компенсации:

• Длительность нарушения. Чем дольше предприниматель использует чужой товарный знак, тем больше компенсация.
• Злостность нарушения. Если нарушитель получает официальную претензию с требованием прекратить использовать товарный знак, но всё равно продолжает его использовать, то сумма компенсации увеличивается.
• Количество проданного товара. Чем больше нарушитель продал товара с чужим знаком, тем больше компенсация. Но это не значит, что компенсации не будет, если предприниматель не успел ничего продать. Одного факта использования обозначения уже достаточно, просто размер компенсации будет меньше.

Суд взыскал с нарушителя максимальный размер компенсации — 5 000 000 рублей

Ситуация: ООО «Стройсервис» — правообладатель товарного знака «Дары природы». Компания обвинила ООО «Профи Лайн Плюс» в незаконном использовании своего товарного знака.

ООО «Профи Лайн Плюс» продавал сушеное манго и кокос с обозначением «Дары природы». Компания без разрешения использовала товарный знак в рекламе, на упаковке товара и документах.

Решение суда: Суд удовлетворил иск ООО «Стройсервис», обязал нарушителя прекратить использовать товарный знак «Дары природы» и выплатить компенсацию 5 млн. рублей.

Источник: Решение Арбитражного суда Московской области по делу №А41-22071/21

Суд взыскал с нарушителя минимальный размер компенсации — 10 000 рублей

Ситуация: Французская компания «ТЕФАЛЬ» — правообладатель товарного знака «Tefal». Компания обвинила ИП в незаконном использовании своего товарного знака и запросила компенсацию в 50 000 рублей.

Предприниматель продавала сковородки на маркетплейсе «Вайлдберриз» и использовала на карточке обозначение «Tefal». В суде она настаивала, что перепродавала оригинальный товар, который купила у официального дилера «МВидео», поэтому нарушения с её стороны не было.

Решение суда: Суд обязал ИП выплатить компенсацию

10 000 рублей за незаконное использование товарного знака «Tefal».

Суд пояснил, что на сумму компенсации повлияло незначительное количество и стоимость проданного товара: ИП успел продать всего 2 сковородки на сумму в 1891 и 2821 рубль. Кроме того компания «ТЕФАЛЬ» не обвиняла ИП в продаже контрафактного товара, поэтому нет доказательств, что компания понесла убытки.

Источник: Решение Арбитражного суда Воронежской области по делу №А14-11641/2024

Как посчитать сумму убытков

Сумма убытков считается в двукратном размере стоимости оригинального товара. Товары, на которых незаконно размещён чужой товарный знак — контрафактные. При этом логотипу на товаре не обязательно быть один в один. Например, кроссовки «Abibas» считаются контрафактом, хоть их название и отличается от оригинала «Adidas» двумя буквами.

пункт 1 статья 15 ГК РФ

Когда предприниматель клеит чужой товарный знак на свои товары, он переманивает потенциальных покупателей от оригинального продавца к себе и вводит покупателей в заблуждение. В этом случае у правообладателя товарного знака появляется упущенная выгода: покупатель мог купить товар у него, но вместо этого покупает подделку. 

Убытки = (количество товара у нарушителя × стоимость товара у реального правообладателя) × 2

Рассчитаем сумму убытков на примере кроссовок

Допустим предприниматель изготовил и собирался продать 100 кроссовок Abibas. За среднюю стоимость схожих оригинальных кроссовок возьмём 17 тысяч.

17 000 х 100 = 1 700 000. 

↓

В двукратном размере: 3 400 000.

По решению суда, правообладатель также может изъять у нарушителя контрафактную продукцию со своим товарным знаком и уничтожить. Так её точно не получится продать.

5 шагов: что делать, если ваш товарный знак используют без разрешения? 

Шаг 1. Зафиксируйте нарушение. Сделайте скриншот на компьютере, чтобы была видна дата и адрес сайта в виде ссылки.

Ещё можно обратиться к нотариусу. Он осмотрит сайт и зафиксирует нарушение в нотариальном протоколе. Услуга платная: в среднем от 10 000 рублей за протокол по одной странице с нарушением.

Фиксировать нарушение у нотариуса надёжнее: суд примет это доказательство без вопросов. А со скриншотом иногда возникают проблемы. Например, если человек удалит нарушение, например, уберёт карточку с чужим товарным знаком со своей страницы, а в суде скажет, что ваш скриншот сфабрикован. И тогда придётся доказывать обратное.

Шаг 2. Направьте нарушителю претензию. Претензию нужно отправлять заказным письмом с уведомлением. В претензии потребуйте прекратить использовать ваш товарный знак и приложите скриншоты с нарушением.

Письмо, направленное по электронной почте, суд обычно расценивает, как информационное письмо, а не официальную претензию. Оно не будет иметь юридической силы. Нарушитель всегда может сказать: «Я не проверяю почту, не видел», «Мне столько писем приходит, я прочитал и забыл», «Подумал, что мошенники опять хотят денег стрясти», и с этим будет тяжело поспорить. А вот заказное письмо с уведомлением так просто не проигнорировать.

Пишите по электронной почте только, если не планируете идти в суд.

Случай из практики

Ситуация: психолог из Москвы организовала клуб для подростков, который работает уже 8 лет. Она назвала его «Успешный подросток» и зарегистрировала это название как товарный знак. А позже увидела, что похожая организация психологов в Краснодаре использует такое же обозначение. Она не хотела с ними судиться, ей было важно, чтобы они просто перестали использовать её товарный знак.

Мы посоветовали написать ей информационное письмо по электронной почте, в котором она бы объяснила ситуацию и попросила бы убрать свой товарный знак. 

Итог: краснодарские психологи искренне заблуждались, что их название уникально, и после письма перестали его использовать.

На ответ у нарушителя есть 30 дней. В течение этого срока делайте дополнительные скриншоты нарушения. Так вы сможете подтвердить в суде, что после получения претензии поведение нарушителя не менялось. Это позволит взыскать компенсацию побольше.

Иногда на этом этапе возникает дополнительная сложность: нарушитель — ИП, и вы не знаете куда направить письмо с претензией, потому что не можете найти его адрес. В этом случае обратитесь к юристу: он сделает адвокатский запрос, узнает адрес и направит претензию.

Шаг 3. Попытайтесь договориться. Если нарушитель ответит на ваше письмо или претензию, обсудите возможность сотрудничества. Можно заключить лицензионный договор, по которому нарушитель будет и дальше использовать обозначение, но теперь уже легально и за определённую плату правообладателю знака.

А ещё можно заключить мировое соглашение. Если вы серьёзно настроены запретить нарушителю использовать обозначение, предложите урегулировать этот вопрос с помощью юристов, не доходя до суда. Возможно нарушитель согласится выплатить компенсацию в том размере, который вас устроит, и не придётся тратиться на юристов.

Шаг 4. Обратитесь в Федеральную антимонопольную службу. Если нарушитель специально использует ваш бренд, чтобы увеличить поток потребителей своих товаров и услуг, его действия считаются недобросовестной конкуренцией. И с этим тоже можно бороться. 

Обращаемся в ФАС за признанием действий нарушителя недобросовестной конкуренцией → получаем Решение ФАС о нарушении закона о конкуренции → используем его как дополнительное доказательство в суде

Так суд с большей вероятностью примет решение в вашу пользу и увеличит размер компенсации.

Шаг 5. Подайте иск в суд. Если спустя 30 дней после получения претензии нарушитель ничего не ответил или его ответ вас не устроил.

Что делать, если получил претензию о незаконном использовании товарного знака?

Перестаньте использовать товарный знак, иначе можно усугубить своё положение. Например, стать злостным нарушителем, из-за чего увеличится размер компенсации.

А дальше проанализируйте обстоятельства: намеренно вы использовали чужой товарный знак или так вышло случайно, как сильно схожи обозначения и как долго вы его использовали. И выберите подходящее решение. Например, можно заключить лицензионный договор, получить от правообладателя согласие на регистрацию схожего знака или поменять название.

Вариант 1. Заключить лицензионный договор. С ним вы сможете законно использовать чужой товарный знак. Но придётся заплатить за это правообладателю. Этот способ отлично подойдёт тем, чьё название точь-в-точь совпало с товарным знаком.

Подробно о лицензионном договоре написали в статье: «Что такое лицензионный договор, и на что обратить внимание».

Вариант 2. Получить письмо-согласие на регистрацию. Поговорите с правообладателем, вдруг он не возражает против того, чтобы вы зарегистрировали обозначение схожее с его товарным знаком.

Как работает письмо-согласие:

Вы подаёте заявку на регистрацию

↓

Эксперт роспатента видит, что похожий знак зарегистрирован и пишет об этом вам

↓

Вы отвечаете ему и прикрепляете письмо-согласие

↓

Эксперт регистрирует ваш знак.

Проще договориться с теми правообладателями, которые находятся с вами в одном классе МКТУ, но оказывают другие услуги.

Например, вы изготавливаете мороженное, а правообладатель схожего товарного знака — кофе. И то, и другое попадает под 30 класс МКТУ. Но если правообладатель мороженное делать не планирует, а вас не интересует кофе, добиться согласия будет проще. Ведь вы не являетесь прямыми конкурентами други друга. 

Это рабочий метод, если только правообладатель не крупный концерн, по типу «Nestlé», который производит практически всё: от шоколада до корма для животных.

Вариант 3. Поменять название. Если вы только придумали название, а производственные процессы ещё не запущены, то проще поменять его на другое.

Если вы уже вышли на рынок и прикипели к своему обозначению, то измените его частично. Например, видоизмените написание, если речь идёт о логотипе. Если вам нужно зарегистрировать слово, добавьте к нему суффикс, префикс, окончание или поставьте слово в середину фразы.

Случай из практики

К нам обратилась девушка с просьбой зарегистрировать обозначение «DAVID&DI».

Мы проверили обозначение и нашли много логотипов со словом «David» и убедили клиентку трансформировать обозначение, чтобы слово «DAVID» было не очень читаемым из-за расположения букв.

Вот, что у нас получилось. Этот товарный знак Роспатент зарегистрировал.

Придумать уникальное название сложно, но если у вас получилось, поспешите с регистрацией. Даже если ещё не продумали, как название будет выглядеть визуально. На основе словесного товарного знака зарегистрировать логотип и другие обозначения будет проще.

4 совета: как защитить товарный знак?

Ставьте знак охраны товарного знака рядом с обозначением. Если ваш товарный знак зарегистрирован, размещайте рядом с ним на сайте, карточке или в соцсетях вот такой знак: ®. Он означает, что товарный знак находится под охраной. Так вы покажете, что ваш бренд зарегистрирован, а не просто картинка.

Размещение свидетельства о регистрации на сайте. Некоторые предприниматели размещают свидетельство о регистрации товарного знака у себя на сайте. Так они тоже предупреждают, что это уже зарегистрированная интеллектуальная собственность.

Отслеживание нарушений. Можно обратиться в фирмы, которые отслеживают нарушения и фиксируют их. Так вы сможете быстро узнать о нарушении и не тратить время на самостоятельный мониторинг рынка и конкурентов. Обычно такие услуги предоставляют юридические фирмы.

Показательный кейс. Если хотите активно бороться за свои права, можно не только сказать, но и показать, что вы привлекаете нарушителей к ответственности. Например, поймайте кого-нибудь на нарушении и доведите дело до суда: пусть суд обяжет нарушителя заплатить компенсацию, а потом расскажите об этом кейсе в своих соцсетях. Эта история покажет, что вы готовы судиться, и отпугнет тех, кто думал, что мог бы использовать ваше обозначение без последствий.